Changements en matière de marques de commerce au Canada par Me Isabelle Jomphe

Différentes modifications ont été apportées aux règles en matière de marques au cours des derniers mois. Voici un résumé de ces changements.

Abolition de certaines taxes gouvernementales pour la mise à jour du Registre des Marques

De façon générale, il est recommandé de mettre à jour les données inscrites au Registre des Marques lorsque des changements surviennent, notamment au niveau de l’identité ou de l’adresse du propriétaire des marques.

Les propriétaires de marques seront heureux d’apprendre qu’il n’est plus nécessaire de payer des taxes gouvernementales pour inscrire un changement de nom, d’adresse ou de structure juridique ou encore une fusion. Il en va de même pour le dépôt au registre de licences, d’hypothèques ou d’autres sûretés affectant les marques. Seule l’inscription d’une cession requiert le versement d’une taxe de 100$ par marque.

Resserrement des délais en matière d’opposition

La Loi sur les Marques de Commerce permet à une partie de s’opposer à l’enregistrement de la marque d’un tiers pour différentes raisons. Les principaux motifs d’opposition sont fondés sur la nature descriptive de la marque ou encore le risque de confusion avec une autre marque.

S’en suit généralement le dépôt d’une preuve par les parties, avec possibilité de contre-interrogatoire, la production de plaidoyers écrits et l’audition devant la Commission des Oppositions.

Les procédures d’opposition pouvaient, jusqu’à tout récemment, s’étendre sur plusieurs années avant qu’une décision ne soit rendue par la Commission des Oppositions. Ces délais étaient en partie dus aux nombreuses prolongations sollicitées avec le consentement de la partie adverse.

De nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er octobre dernier et devraient avoir pour effet d’accélérer la procédure.

L’intention de la Commission des Oppositions est de contrôler davantage les demandes de prolongation de délai. À titre d’exemple, le consentement de la partie adverse ne sera pas systématiquement considéré suffisant pour accepter les prolongations. Les demandes devront être justifiées par des motifs raisonnables ou encore des circonstances exceptionnelles pour être acceptées par la Commission.

Ce changement de pratique imposera clairement un nouveau rythme et exigera des parties impliquées une proactivité dès le dépôt de la déclaration d’opposition, notamment en ce qui a trait à la préparation de la preuve.

Fin des désistements au Canada, enfin presque… !

Certaines marques de commerce comprennent des termes qui décrivent les produits ou les services couverts par la demande d’enregistrement ou des termes qui correspondent à des noms de particuliers vivants (ou décédés au cours des trente dernières années). Jusqu’à tout récemment, le Registraire exigeait que le titulaire de la marque se désiste du droit à l’usage exclusif de ces termes pour ne pas concéder de monopole au détriment des tiers.

De tels désistements ne sont plus exigés de façon générale. Le Registraire conserve toutefois une discrétion à cet égard. L’avenir nous dira de quelle façon cette discrétion sera exercée. Par contre, le requérant peut toujours soumettre volontairement un désistement du droit à l’usage exclusif de ces termes.

Cette nouvelle règle aura pour effet d’alléger la tâche des examinateurs et d’accélérer le processus d’examen pour ces cas spécifiques. Cette approche risque cependant de soulever davantage de débats en matière d’opposition, notamment en ce qui a trait à la portée de protection devant être accordée à une marque comprenant des termes descriptifs.