La contrefaçon de brevets peut être très lucrative ou très onéreuse, dépendant du point de vue. De récents procès aux États-Unis dans le domaine de la haute technologie le démontrent clairement. En 2006, le fameux cas de BlackBerry®[1] a donné lieu à un règlement d’une valeur de 612,5 millions $ US. L’année suivante le cas Lucent Techs., Inc. c. Gateway, Inc.[2] résulta en une pénalité de 1,52 milliard $ US. En 2008, Spansion déposa une poursuite[3] afin d’exclure du marché plus de cent millions de lecteurs MP3, téléphones cellulaires, caméras numériques et autres appareils électroniques contenant des composantes de mémoire flash fabriquées par Samsung. Dernièrement, dans l’affaire i4i Ltd. Partnership c. Microsoft Corp.[4], la Cour a octroyé à la première une somme de 290 millions $ US en dommages et émis une injonction permanente contre Microsoft pour avoir contrefait un brevet détenu par i4i Ltd.

Comme le démontrent ces cas de poursuite pour contrefaçon, les brevets ont le potentiel d’enrichir ceux qui les possèdent et de ruiner ceux qui les copient.

Toutefois, contrairement à une certaine croyance populaire, le seul fait de posséder un brevet ne confère aucune immunité contre la contrefaçon d’un brevet d’autrui. En effet, il est intéressant de noter que dans les poursuites mentionnées ci-dessus, les compagnies accusées de contrefaçon possédaient elles-mêmes des brevets reliés à la technologie en question. Ainsi, même si nombreux sont ceux qui protègent leurs inventions par brevets, un plus grand nombre auraient avantage à évaluer leur risque de contrefaçon de brevets de tiers.

L’évaluation du risque de contrefaçon débute généralement par une recherche identifiant tous les brevets et demandes de brevets pouvant être contrefaits par l’innovation/l’invention. En analysant les résultats de cette recherche, l'opinion de contrefaçon permet d’évaluer ce risque. On peut alors considérer les options non-mutuellement exclusives suivantes:

• Évaluer la validité des brevets découverts lors de la recherche. En effet, il n’y a pas de contrefaçon si les brevets en cause sont jugés invalides. Toutefois, cette option n’élimine pas tous les risques, puisque le processus d’invalidation d’un brevet est long, coûteux et le résultat n’est pas garanti.
• Adapter l’innovation/l’invention pour qu’elle soit à l'extérieur des limites du brevet contrefait.
• Acheter le brevet ou obtenir une licence de son détenteur.
• Signer des licences réciproques (dites croisées) si les deux parties détiennent des brevets qui les intéressent mutuellement.
• Mettre en commun les brevets (« patent pool »), lorsque trois compagnies ou plus détiennent des brevets dans un champ de technologies commun, dans le but de permettre aux différentes parties du groupe de s’octroyer des licences.
  

En conclusion, les conséquences économiques de la contrefaçon de brevets de tierces parties peuvent être tellement catastrophiques que l’évaluation du risque de contrefaçon devrait faire partie de la stratégie de développement de vos innovations. Pour de plus amples détails concernant l’évaluation de ce risque, n’hésitez pas à nous contacter. Une fois celui-ci identifié, nous pourrons vous conseiller dans le choix de la stratégie la plus appropriée à votre situation.

[1] NTP Inc. c. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)
[2] 509 F. Supp. 2d 912 (S.D. Cal. 2007),  jugement  renversé en appel  543 F.3d 710 (Fed. Cir. 2008)
[3] Spansion Technology, LLC c. Samsung Electronics Co., Ltd.,  (D. Delaware 2008, No.08-855-SLR)
[4] 2009 WL 2449024 (E.D.Tex. Aug 11, 2009)